02 октября 2005
Автор: Патентный поверенный РФ Вячеслав Вячеславович Клюкин.
Товарные знаки, Роспатент и др...
Любому человеку, будь он изобретатель или предприниматель, регистрирующий товарный знак, рано или поздно придется столкнуться с государственными органами, занимающимися этой проблемой и теми нормативно-правовыми актами, которые регулируют отношения в сфере интеллектуальной собственности.
Вначале – о государственных органах.
Орган, собственно, один, именуется в Патентном законе как «федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности», а по-простому – Роспатент. Чем Роспатент занимается, можно узнать из Положения о Роспатенте, а именно пункта 6 этого Положения; читать – здесь: http://www.fips.ru/ruptoru/pologenie.htm
Но Роспатент – это не одна отдельная организация. Так называемая «структура» Роспатента включает в себя и другие организации: http://www.fips.ru/ruptoru/rosp_str.htm.
Из перечисленных там организаций особое место занимает ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности, бывший ВНИИГПЭ. Так, штат Роспатента составляет около 70 человек, а Института – около 1.000 (данные приблизительны). Образно говоря – Роспатент это голова, а Институт – тело и руки всей этой системы. Именно Институтом, а не Роспатентом, осуществляется фактическая работа - прием заявок, проведение формальной экспертизы и экспертизу по существу, именно работники Института проводят основную работу по подготовке внутренних документов.
Именно из Института заявитель получает запросы, отказы, а иногда – чудо!, решения о выдаче охранного документа. (Хотя сейчас получить отказное решение – в отношении изобретений, намного сложнее, чем раньше). Соответственно, с ним заявитель и работает, и борется.
Структурно Институт является классической бюрократической «пирамидной» организацией. Наверху – директор и его заместители. У основания горы находятся отделы. Отделы можно условно разделить на две части – есть отделы экспертные и есть отделы различных вспомогательных служб. С вспомогательными службами заявитель встречается крайне редко, о них почти не будем, а вот с экспертными – проходит вся его заявительская жизнь. Главным лицом отдела является его заведующий. У него, соответственно, существует заместитель или несколько. Основная масса – эксперты. Эксперты бывают разные –ведущие, главные, просто эксперты, а бывают эксперты-стажеры.
Еще к этой структуре можно добавить Патентную библиотеку. Она и находится там же – на Бережковской набережной. Туда направляет стопы грамотный заявитель перед началом составления заявки, именно там он роется в тоннах информации, расшибая лоб в переходах с этажа со староанглийским фондом на этаж с фондом соц. стран. (Для кого это строили – непонятно. Архитектура функционально соответствует веку пятнадцатому, когда средний рост не превышал полутора метров.) Фонды, несомненно, хороши, наполнение великолепное, но система хранения и выдачи документации хромает. Кроме того, с документами тяжело работать – элементарно мало места. Да, конечно, там, как и на остальной территории России – воруют. Хорошо еще, если заявитель точно знает, что патент номер такой то есть. Его тогда разыщут в резервном фонде, либо в экспертном фонде и заявитель документ в конце концов получит. Хуже, если сворованный каким-то несознательным посетителем патент вам противопоставят на стадии экспертизы – а почему – а вы просто его не видели на стадии поиска. Еще одна часть всей этой системы – Палата по патентным спорам. О ней подробнее будет сказано дальше, вкратце – это квазисудебная структура, рассматривающая споры между заявителем и экспертизой. Но лучше, конечно, вам никогда с ней и не знакомится.
Законы и информация. Патентные поверенные.
Чаще всего, заявитель, имея техническое образование, не имеет никакого представления о юридической стороне вопроса. И тут ему необходимо по крайней мере ознакомится с теми правовыми актами, которые регулируют всю эту сферу. Это, конечно же, не касается крупных фирм, имеющих собственную патентную службу либо тех более-менее обеспеченных заявителей, способных оплатить услуги патентных поверенных.
Все основные акты выложены на сайте Роспатента: http://www.fips.ru/npdoc/index.htm
Для тех, кто что-то изобрел, маленькой Библией должно стать следующее:
- Патентный закон Российской Федерации ;
- Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров;
- Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.
Тем, кто регистрирует товарный знак, жизненно важно почитать на досуге уже упомянутое Положение о пошлинах, а в первую очередь:
- Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров";
- Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
Также крайне полезным оказывается чтение так называемых «Рекомендаций по проведению экспертизы...», но на сайте их, к сожалению, нет, и в Сети я их тоже не видел. (Надо, правда, заметить, что документ этот для внутреннего пользования, и, несмотря на свободную продажу этой книжечки, в своей переписке с экспертизой ее упоминать не нужно – очень этого эксперты не любят, кроме того, положения Рекомендаций не имеют какой-либо правовой силы).
Патентные поверенные.
Кто такой патентный поверенный? (Далее я буду называть их ПП). Это – своего рода прослойка между Роспатентом и заявителем. К ПП,а вернее, к тому, как им стать, предъявляется ряд требований, и с ними можно ознакомится здесь: http://www.fips.ru/ppov/pp_prav.htm
Но это для заявителя не столь важно. Важно то, что это – некая группа людей, имеющая определенные, установленные законом, привилегии, такие например, как привилегия выступать от имени иностранных заявителей. Занимаются они, преимущественно, составлением и подачей заявок. Многие тем и ограничиваются. Другие еще и ведут переписку с Роспатентом, спорят за вас в палатке (Палате по патентным спорам), и даже знают где дверь в здании суда.
Вопрос – сколько они стоят. Гамма очень широка. Кто-то может «составить» заявку за сотню долларов, однако составление это сведется к заполнению бланка заявки и засовывание в окошко приема документов. Саму заявку ПП читать не будет. Другие могут за те же действия взять баксов 300-500. А третьи – провести предварительный поиск, вылизать всю заявку, возможно убедить заявителя в чем-то, даже и в отказе от патентования (а значит, и от бесполезных расходов), грамотно и с соблюдением всех сроков вести всю переписку, а в случае чего – отстоять мнение заявителя на переговорах и в палатке. Но и стоить это будет соответственно – от пятисот долларов и до нескольких тысяч долларов. Что Вам нужнее – решайте сами.
Где их искать? Можно – в Сети, хотя там далеко не все, можно – узнавать у знакомых. Я, в силу некоторых причин, не буду рассказывать о «плохих» и «хороших», главный совет – смотрите весь прайс целиком, и, естественно, не кидайтесь в объятия первого встречного.
Кроме того, осторожнее относитесь к предложениям «ускорить» рассмотрение заявки, как на изобретение, так и на товарный знак. Часто такие предложения не подкреплены возможностями таких ПП.
Товарные знаки и с чем их едят.
Товарным знаком является обозначение, отличающее товары и услуги одних лиц от других. Как регистрировать товарный знак – лучше почитать закон и другие НПА, а здесь содержатся некоторые советы по тому, что нужно делать ДО подачи заявки, ВО ВРЕМЯ рассмотрения и ПОСЛЕ получения свидетельства.
ДО.
Оценка возможности регистрации товарного знака.
Подготовка к регистрации обозначения в качестве товарного знака является первым шагом на пути к приобретению прав на такое обозначение. Сама проверка и регистрация проводится отделением ФИПС. Однако еще до подачи заявки необходимо оценить возможность вынесения положительного решения. Такая оценка включает в себя, во – первых, оценку принципиальной возможности регистрации обозначения, (то есть несоответствие обозначения так называемым абсолютным основаниям для отказа) и во-вторых, проведение поиска с последующим анализом результатов такого поиска.
На территории Российской Федерации зарегистрировано несколько сотен тысяч товарных знаков. Существует возможность того, что, при проведении экспертизы заявляемого обозначения, будет выявлен знак, зарегистрированный на другое лицо для того же вида товара и являющийся либо тождественным заявляемому обозначению, либо сходным с ним до степени смешения. Результатом этого будет вынесение отрицательного решения Роспатента, и, как следствие, потеря, пусть и незначительных, денежных средств и, главное – времени.
Предотвратить такой вариант можно, проведя поиск. Есть два варианта. Первый вид поиска проводится по электронной базе данных Роспатента, которая включает в себя информацию о зарегистрированных в России товарных знаках, а также о так называемых международных товарных знаках с указанием России. Результаты такого поиска не являются абсолютно точными, однако уже на данном этапе могут быть выявлены зарегистрированные товарные знаки, тождественные либо сходные с заявляемым. Проблема в том, что доступ к этой базе – платный, и, скорее всего, вам придется обратиться к ПП - вы вряд ли будете заключать с ФИПСом договор на обслуживание из-за одной заявки. (Можно также поискать в Патентной библиотеке, в БД "Мимоза", но БД эта, честно и мягко говоря, не очень достоверна, кроме того, совсем недавно на сайте Роспатента появилась и бесплатная услуга по такому поиску, но наполнение БД еще невелико, будем надеяться, что БД будет расширяться, а параметры поиска – увеличиваться.)
Второй вид поиска проводится в ФИПСе с использованием базы данных товарных знаков, зарегистрированных в Роспатенте и, кроме того, поданных для регистрации заявок на товарные знаки. Результаты данного поиска являются более достоверными, чем результаты первого вида поиска (хотя и они, к сожалению, могут быть неполными). Проводится он в течение месяца, хотя его можно и подсократить, за соответствующую плату, естественно. По результатам этого поиска можно сделать окончательный вывод о целесообразности подачи заявки и перспективах получения свидетельства на товарный знак.
После того, как поиск проведен, надо подавать заявку. Форма заявки есть на сайте ФИПСа, заполнение особых осложнений не вызывает, за исключением, пожалуй, определения товаров и классов этих товаров. Определяются они по МКТУ – Международной классификации товаров и услуг, где все (ну точно большинство) товаров и услуг разбиты на 45 классов. Там есть свои хитрости, но, в принципе, справится можно. Определять класс надо либо просмотром всех классов, либо решить проблему поездкой в патентную библиотеку. Там вам выдадут алфавитный перечень товаров – находите, записываете класс.
Хотелось бы сказать особо об очень богатых заявителях, которые регистрируют знак по всем 45 классам, и перечисляют в товарах так называемые «шапки» класса. Им, конечно, наплевать на увеличение пошлины, но в последующем они могут столкнуться либо с аннулированием их знака по части классов в связи с их неиспользованием, либо с регистрацией такого же знака для товара, опрометчиво ими не предусмотренного при подаче товара. Такое тоже бывает.
ВО ВРЕМЯ
При проведении экспертизы в адрес заявителя часто поступают так называемые «уведомления» (или запросы), в которых эксперт выражает свою точку зрения на перспективы регистрации заявленного обозначения. К сожалению, во многих случаях данная точка зрения не основана на нормах закона и не подкреплена соответствующими доводами – там все же не юристы сидят.
Если вам такое уведомление поступило – мой вам добрый совет – обратитесь к ПП, и чем быстрее, тем лучше. Почему быстрее – потому что существует срок ответа на запрос. Его, конечно, можно продлить, заплатив за удовольствие, но очень часто люди теряют заявку только лишь из-за несоблюдения этого срока, и сделать уже почти ничего нельзя – только подавать по новой. ПП в этой ситуации, если вы еще не обратились к нему, объяснит вам, что надо написать в ответ, либо сам напишет, и довольно часто указания им на отсутствие правовых оснований такого уведомления хватает для продолжения экспертизы, что почти равнозначно получению свидетельства.
Плохой вариант – вам отказали. Запомните – не направляйте гневные письма эксперту. Только потеряете время, после отказа делопроизводство по заявке заканчивается, эксперт получает свою единичку в плане и заявка скидывается в архив. Вам просто еще раз напишут - что НЕТ. Без вариантов. Тут прямая дорога в Палату по патентным спорам. Там тоже важно не пропустить сроки, и, естественно, подготовить обоснованное возражение на отказное решение.
Хороший вариант – вы получили решение о регистрации. Опять же, главное – не проспать. А то были грустные случаи, когда заявители элементарно не дочитывали это решение до конца, в котором сообщается о необходимости заплатить пошлину за регистрацию. Им обычно идут на встречу и выдают таки свидетельство, но нервы уже не вернешь...
ПОСЛЕ
Вы – счастливый обладатель свидетельства. Теперь вы владеете и распоряжаетесь. Вопрос в том, не захочет ли кто-нибудь зарегистрировать что-нибудь подобное, похожее на ваш знак. А потом, прикрываясь известностью вашего знака, собственно, на вас и наживаться. Конечно, зарегистрировать совсем уж «один в один» сложно, но способов нарушать ваши права, формально их не нарушая, масса. Для предотвращения этого существует так называемый «пассивный» мониторинг и «активный» мониторинг.
Вкратце: «пассивный» мониторинг - отслеживание подаваемых для регистрации заявок – обычно раз в квартал. В случае, если кто-то подает схожую с вашим ТЗ заявку – предпринимаются действия по недопущению регистрации такой заявки.
Активный мониторинг – удовольствие не самое дешевое, которое могут себе позволить только очень крупные компании. Они, обычно своими силами, отслеживают рынок товаров, в котором есть и их сегмент, на предмет появления подражателей их знака. Там же отслеживается и обычный контрафакт, и серый импорт. Но это достаточно дорого, требует развитых и постоянных связей с регионами, короче, удовольствие не для каждого.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ.
Здесь - про Договоры уступки и Договоры о предоставлении права на использование ТЗ (соответственно ДУ и лицензионные договоры - ЛД).
Правовая база: - уже упомянутый Закон о ТЗ и Правила регистрации договоров..., которые можно найти на вышеуказанном сайте.
ДУ. По сути - договор купли-продажи ТЗ. Умещается обычно на одном листе, рыбы живут в Интернете.
(и!) - не используйте рыбу из Гаранта - она безграмотна.
Регистрируется, в случае правильного оформления договора и прилагающегося к нему заявления (с технической стороны) почти автоматически. Советую прикладывать само свидетельство - для внесения в него изменений о владельце товарного знака. Что, впрочем, необязательно, но полезно в смысле последующего доказывания своих прав на ТЗ. Редкие случаи отказа в регистрации (за исключением тех, когда информация о владельце в Госреестре не совпадает с информацией об уступающем лице) связаны с тем, что либо пытаются уступить права на ТЗ, совпадающий (даже частично) с фирменным наименованием уступающего, либо уступают ТЗ, в котором указано, например, на производителя (т.е. уступающего) или на географию - в основном это различные ТЗ-этикетки (Например, есть ТЗ-этикетка с указанием на ней - Московский конфетно-жувачковый концерн. А уступка идет в пользу лица, располагающегося, например, в Твери. Несмотря на то, что этот элемент неохраняем (скорее всего), регистрация произведена не будет). Связаны такие отказы с потенциальным введением в заблуждение потребителя.
Да, и пошлину, конечно, надо платить.
Еще один вариант - частичная уступка ТЗ. Здесь надо поосторожней, чтобы не случилось такой ситуации, по которой права на ТЗ в отношении части товаров остается у первоначального владельца, а другая часть ОДНОРОДНЫХ им товаров уступается. Здесь тоже возможен отказ.
ЛД. Этот договор сложнее. И толще.
Самые частые вопросы по его содержанию.
1. Цена договора.
Из положений ГК о невозможности безвозмездности передачи чего-либо между коммерческими организациями (но не юридическими лицами вообще) является существенным условием договора. Однако не все так однозначно. Во-первых, никто не требует указывать ни точную сумму, ни способ определения роялти. Достаточно указания на то, что цена договора устанавливается дополнительным соглашением между сторонами. Во-вторых, если Лицензиат - какая-нибудь некоммерческая организация, то условие обязательности отпадает. В-третьих, возможно параллельное существование другого договора между этими же лицами (а возможны и более сложные конструкции), когда право на использование ТЗ идет встречным удовлетворением другого требования.
2. Сроки.
Первое - Такой договор (как и ДУ) требует обязательной государственной регистрации (в Роспатенте) и без нее недействителен. Поэтому не стоит писать, что Договор вступает в силу с момента подписания - он по определению раньше момента регистрации. Обратные ситуации возможны, но редки, когда право передается не непосредственно после регистрации, а плюс какое-то время либо при условии наступления какого-либо события - например, передачи документации. Но в любом случае надо отразить в Договоре то, что момент такой передачи наступит после регистрации в Роспатенте.
Второе - распространение на более ранний срок. Здесь по- разному виляют хвостом для того, что бы распространить условия на более раниий срок. Лично мне неизвестны случаи, когда налоговая придиралась к такому, но вот Роспатент придирается, и формулировка должна быть хитрой. Третье - на какой срок заключать договор. Вот это никто не знает. Учитывать надо многое. И "близость" между лицензиаром и лицензиатом, и рынок товара, и намерения лицензиара и многое другое. Часто заключают договоры на какой-нибудь небольшой срок (1-2 года) с возможностью его продления.
3. Что и как передаем.
Первое - обдумайте, будет ли нужно вам, чтобы лицензиат имел право на выдачу сублицензий. Иногда это оправдано, иногда - нет. Если хотите - то обязательно отразите такое право лицензиата в основном договоре.
Второе - передать можно только то, что у вас есть. Если вы имеете свидетельство на ТЗ в отношении товара "конфета карамельная мятная" то указывать в ЛД "шоколадные изделия", которые, может быть, и производятся вами, не нужно - не зарегистрируют. Это, кстати, большой урок для "шапочных" заявок - часто в шапке нет какого-то понятия и ЛД потом заключен быть не может.
Третье - сумма. Есть два вида платежей - так называемый паушальный - не привязанный к объему произведенного лицензиатом товара (просто раз в год платится некая сумма, и все, а производится там чего или нет - никого не волнует) и т.н. роялти. Роялти - процент от стоимости товара (чаще - от выручки) за какой-то срок (обычно квартал) Процент зависит от многих условий и колеблется от сотых процента до 10-15 процентов. В грубом приближении зависимость такова - чем круче знак, тем больше процент. Существует еще плавающий роялти для сезонных товаров, и существует еще смешанный вариант - когда платится и единая сумма, и роялти. Естественно, необходимо устанавливать пени за неуплату.
4. Можно ли передать право на ТЗ нескольким лицам - по одному договору нельзя. С каждым лицензиатом должен заключаться отдельный ЛД. В одном договоре можно предоставить лицензию в отношении нескольких ТЗ, но это увеличит пошлину.
5. Существенные условия.
Кроме упомянутой уже цены и само собой разумеющегося предмета договора и определения сторон закон выдвигает одно требование - о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара. Еще неплохо написать. что Лицензиар ОБЯЗАН проверять таковое не реже, например, раза в квартал. Пишите, не бойтесь, проверять проверки никто не будет.
Москва